案说专利法 知识产权恶意诉讼168体育的构成要件及赔偿标准

　　168体育日读一判，系法律商业双驱动的万程通商团队的每日固定学习会。 本文分享的案例，系我们于2023年3月8日集体学习的案例。

　　按照有关法律、168体育法规、政策的要求，即日起，我们学习分享的案例，将隐去主体及案号信息。给您带来不便，我们深表歉意。

　　行为人在明知系争商标为他人在先使用并具有一定影响力的情况下，抢先注册系争商标并获得的商标权不具有实质上的正当性。行为人据此向在先使用人许可的关联方提起商标侵权诉讼的，该诉讼行为应认定为恶意提起知识产权诉讼，由此造成他人损害的，应当承担损害赔偿责任。

　　A公司是美国C公司“TELEMATRIX”品牌的酒店电话机在中国的代工生产商，B公司也曾是C公司在中国的代工生产商。2008年1月，B公司向A公司发送律师函，主张其拥有“TELEMATRIX”商标专用权（注册号为第435950号，核定商品包括电话机），认为A公司宣传、生产、销售“TELEMATRIX”商标的电话机产品构成商标侵权，要求A公司停止上述行为。2008年3月，B公司向日照中院起诉A公司侵犯上述注册商标专用权，要求A公司停止侵权、赔偿损失（以下简称：“第57号诉讼”）。B公司还于2008年8月向工商部门投诉，要求对A公司进行查处。迫于B公司压力，A公司被迫终止与C公司关于“TELEMATRIX”品牌电话机的代工合作，损耗了大量产品和物料，B公司上述行为给A公司的生产经营造成了巨大损失。此后，北京高院已在诉讼中依法撤销了B公司的上述商标注册，并在判决中认定B公司的注册行为构成以不正当手段抢先注册合作伙伴在先使用并有一定影响的商标，具有不正当性。B公司向最高人民法院提起再审申请，最高人民法院依法认定其行为违法，驳回了其再审申请。至此，B公司系以不正当手段注册商标的违法行为已经形成法律事实，其商标专用权自始不存在，其向A公司提起诉讼的行为构成恶意诉讼，情节恶劣，破坏了A公司在行业内的声誉，致使A公司失去了巨大商业机会并造成了巨额经济损失，故A公司提起本诉。

　　本案为与知识产权有关的恶意诉讼纠纷案件，认定恶意应考虑如下因素：一是无事实依据和正当理由提起民事诉讼，即原告提起知识产权诉讼并没有合法的权利基础；二是以损害他人合法权益为目的，即主观上具有恶意；三是给他人造成了损害，即给他人造成了经济损失或竞争优势的削弱。

　　关于第一点，B公司向A公司提起诉讼时，虽然获得了“TELEMATRIX”商标注册，但此后国家商评委在申请撤销该商标的程序中，认定B公司以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，168体育并据此裁定撤销了该商标。B公司不服提起行政诉讼，人民法院经过一、二审，最终判决维持了上述裁定，“TELEMATRIX”商标至此已被撤销。《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。第四十一条规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商评委裁定撤销该注册商标。已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商评委裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年施行）第三十六条第一款规定，依照商标法第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。因此， “TELEMATRIX”商标系B公司用不正当手段获得注册并最终被撤销，在法律效力上属于自始无效，B公司实质上从该商标获得注册至被最终撤销的期间内并不享有“TELEMATRIX”商标专用权，据此可以认定B公司在提起第57号诉讼时不具备合法的权利基础。

　　关于第二点，《中华人民共和国商标实施条例》（2002年施行）第三十六条还规定， 有关撤销注册商标的决定或者裁定，对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定，工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定，以及已经履行的商标转让或者使用许可合同，不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。 从上述规定可以看出，在“TELEMATRIX”商标被撤销的情形下，B公司如系出于恶意提起第57号诉讼，则有可能承担损害赔偿责任。 所谓恶意是当事人行为时的主观状态，虽无法完全回溯探究当事人当时的内心状态，但人民法院仍可通过当事人的具体行为结合其他事实来综合判断当事人是否具有恶意。 就本案而言，如有证据证明B公司抢先注册了他人已投入商业使用但未及时注册的商标，然后以其注册商标权对在先使用人提起侵权之诉，以商标维权名义损害在先使用人利益，可以认定其提起诉讼行为时主观上具有恶意。首先，根据涉案生效行政判决认定，B公司系将他人在先使用已有相当知名度及影响力的“TELEMATRIX”商标申请注册为自己的商标，其行为具有明显的不正当性，属于法律规定的可撤销情形之一。同时，B公司在其网站中也明确“TELEMATRIX”为国际知名酒店电话品牌，从而可以证明其在明知 “TELEMATRIX”为他人在先使用的知名商标的情况下将该文字注册为商标，其申请注册行为有违诚信，具有显而易见的恶意。 上述恶意行为对于涉案诉讼是否为恶意诉讼的判断及认定具有重要的意义。其次，B公司在获得商标注册后，向同为美国C公司代工商的A公司发出律师函，要求A公司撤销所有“TELEMATRIX”电话机的相关广告和宣传，并停止其他一切相关的生产、销售、进出口行为，否则将诉诸法律。在A公司提起不侵权诉讼后，随即另行提起诉讼，要求A公司停止侵权及赔偿损失。从上述事实可以看出，168体育B公司在恶意获得商标注册后，以商标权人的身份威胁A公司停止生产、销售相应产品，并最终提起侵权诉讼，试图以此方式迫使A公司不再接受相关委托，停止代工生产行为， 从而达到控制“TELEMATRIX”商标商品在国内市场的生产、销售并据此获取非法利益的目的 。如前所述，“TELEMATRIX”为国际知名酒店电话机品牌，在欧盟等地已经获得注册，A公司接受委托加工该品牌电话机产品具有正当性。因此， B公司虽然在A公司提起不侵权诉讼之后提起诉讼，但其实质目的仍然在于损害A公司的合法权益，系恶意行使商标权的权利滥用行为，与其恶意注册商标行为一样，亦不具备正当性。 本案中，B公司以违反诚实信用的不正当手段获得了系争商标的注册，并以损害在先使用人的正当权益为目的，利用诉讼恶意行使权利，应当据此认定B公司提起涉案诉讼行为系权利滥用行为，构成恶意诉讼。

　　关于第三点，B公司提起诉讼行为会对A公司的生产经营产生负面影响，A公司接受委托加工“TELEMATRIX”电话机产品的经营交易机会必然会失去，故涉案诉讼损害了A公司的合法权益，造成其经济损失，B公司应当承担赔偿损失的法律责任。本案的损害赔偿问题可参照适用知识产权法中特有的法定赔偿方式，即由人民法院在一定限额内综合考虑相关因素确定赔偿数额，综合考虑B公司主观恶意、A公司的模具费用支出、物料损失及更换外壳人工费用支出的合理部分、A公司为本案支付的律师代理费等因素确定赔偿数额。B公司的恶意诉讼行为给A公司造成了不良影响，A公司要求其公开消除影响的诉讼请求，予以支持。

　　据此，江苏省无锡市中级人民法院依据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、第一百三十四条第一款第（七）、（九）项、第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，于2017年7月26日判决如下：

　　一、B公司于本判决生效之日起三十日内在《法制日报》上刊登消除影响声明（内容须经法院审核），逾期不履行由法院选择媒体刊登判决书内容，所需费用由B公司负担；

　　二、B公司于本判决生效之日起十日内赔偿A公司经济损失及合理开支100万元；

　　一、B公司提起涉案诉讼构成恶意提起知识产权诉讼。1．B公司提起诉讼时虽然表面上拥有“TELEMATRIX”商标权，但该商标权是B公司“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”而取得的， 其并不享有实质上正当的权利基础 。人民法院亦作出终审判决撤销了系争商标，B公司的商标专用权视为自始即不存在。因此，B公司提起涉案诉讼时实质上并不享有“TELEMATRIX”商标权。2．B公司提起涉案诉讼时主观上具有恶意。首先，B公司明知“TELEMATRIX”商标系他人已经使用并有一定影响的商标， 自己是以不正当手段予以抢注，具有恶意 ，应当知道其以不正当手段抢注“TELEMATRIX”商标违反商标法第三十一条的规定，属于可被依法撤销的情形，事实也证明系争商标最终被撤销。因此，B公司提出“该公司申请注册时无恶意”的上诉理由无事实依据。其次，B公司提起诉讼时具有恶意。B公司提起涉案诉讼前在其公司网站上宣称“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一，比特在产品和服务上一直追求领先”，该事实进一步证实了B公司申请注册“TELEMATRIX”商标后， 一直明知该商标系其抢注他人在先使用并有一定影响的商标 ，“TELEMATRIX”商标权应当由该商标在先使用并逐步积淀商誉的主体享有，其实质上不应当享有“TELEMATRIX”商标权。同时，由于A公司、B公司同是酒店电话产品的专业生产商， 两公司存在竞争关系 。B公司起诉要求A公司停止生产、销售、宣传“TELEMATRIX”商标产品，其目的显然是排挤竞争对手A公司，以垄断“TELEMATRIX”商标相关产品在国内的生产销售，损害A公司合法权益，获取非法利益。3． B公司提起涉案诉讼造成了A公司的损失，且该损失与其诉讼行为之间具有因果关系。

　　二、一审法院判决B公司赔偿A公司经济损失及合理开支100万元，并无不当。本案中，B公司恶意提起第57号诉讼给A公司造成了经济损失，应当承担赔偿损失的民事责任。恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为的一种，恶意诉讼行为人承担的赔偿数额应当以受害人的损失为限。在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考量相关因素，酌情确定赔偿数额，故一审法院综合考虑A公司的经济损失和B公司的恶意因素等确定赔偿数额，并无不当。

　　三、B公司在获得“TELEMATRIX”商标注册后，即在较短的时间内先后向A公司发送律师警告函，提起诉讼，进行工商举报。B公司提出“其在诉讼中保持克制”的上诉理由，无事实依据。双方在前述案件中并非是由于达成和解协议撤回起诉，A公司并未放弃追究B公司恶意诉讼侵权责任，有权依法提起本案诉讼。B公司提出双方当事人之间的纠纷已经解决的上诉理由，无事实依据。

　　综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。江苏省高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，于2018年9月28日判决如下：

　　再审申请人B公司（以下简称B公司）因与被申请人A公司（以下简称A公司）恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，不服江苏省高级人民法院【】 号 民事判决，向最高院申请再审。